1. „Captain Obvious“ – Soll eine Marke abstrakt oder beschreibend sein?
Begriffe, die eindeutig die eigenen Waren/ Dienstleistungen beschreiben, sind ein Naming-Trend im aktuellen Jahrzehnt. Wegen der Eingängigkeit und Klarheit hat das durchaus seine Branding-Vorteile. Eine Prüfung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit bestehen beschreibende Bezeichnungen allerdings in der Regel nicht. Das Recht will nur schützen, was geeignet ist, Waren der einen von Waren der anderen zu unterscheiden. Eine solche Unterscheidung gelingt allerdings nicht über eine Produktbeschreibung, die in der Regel die allgemeine Gattungskategorie darstellt.
mymuesli konnte zum Beispiel in Deutschland nicht als Wortmarke für Müsli und ähnliche Nahrungsmittel eingetragen werden.
2. Nähe zu bereits existierenden Marken
Wenn eine Bezeichnung oder ein Logo feststeht, sollte geprüft werden, ob die eigene Bezeichnung oder das eigene Logo eine bereits geschützte Marke imitiert oder einer solchen zu nahe kommt. Hier ist immer eine individuelle Einzelfallprüfung erforderlich. Dabei spielt es unter anderem eine Rolle, ob die bereits geschützte Marke stark oder schwächer ist, ob die Kunden die Marke eher aussprechen oder ob sie eher gelesen wird, ob die bereits geschützte Marke eventuell für ganz andere Waren oder Dienstleistungen geschützt worden ist.
3. Welche Waren/ Dienstleistungen sollen unter der Marke zusammengefasst werden?
Eine Marke kann nicht universell – also ohne Bezugsobjekt- geschützt werden. Sie wird immer nur für bestimmte Waren und/ oder Dienstleistungen geschützt. Idealerweise werden bei der Anmeldung erst einmal die Waren und/ oder Dienstleistungen für den Markenschutz ausgewählt, die auch tatsächlich konkret in Planung sind oder deren Vertrieb jedenfalls von der näheren Vision erfasst wird. Die sogenannte Nizza-Klassifikation von Waren und Dienstleistungen dient als Inspiration und sogleich als Vorlage für die Auswahl. Da die Markenämter die Begrifflichkeiten aus der Nizza-Klassifikation bevorzugen, ist es ratsam, die Auswahl daraus vorzunehmen.
4. Schutzgebiet
Marken sind für ein bestimmtes Territorium (meist Land) geschützt.
In der Regel gibt die Vorstellung darüber, auf welchem Markt und für welches Produkt oder für welche Dienstleistung die Marke benutzt werden soll, genug Anhaltspunkte für eine Entscheidung darüber, wo die Marke geschützt werden soll.
In manchen Fällen gilt es darüber hinaus strategische Entscheidungen zu treffen: Werden nationale Marken geschützt oder bündelt man mehrere Schutzgebiete in einer Internationalen Registrierung? Meldet man nur ein Wort oder eine Wortfolge an oder meldet man eine Kombination aus Wort und Bild oder nur ein Bild (Logo) als Marke an? Wagt man eine Anmeldung, die kleinere Aussichten auf Schutzerteilung hat oder soll die Bezeichnung oder das Logo vor einer Anmeldung ergänzt oder überarbeitet werden, damit die Chancen auf Eintragung gesteigert werden? Wie so oft -nicht nur im Markenrecht- ist eine individuelle Strategie meist die nachhaltigste.